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从一起案例谈商标注册权和外观设计专利权的冲突
来源:奉化区 发布日期:2017年09月08日 浏览次数: 字号:【 分享到:

一、案例简介

2016年,执法人员在日常巡查中发现,位于奉化某酒水经销商销售的一种小糊涂酒仙,该白酒箱体上标有“小糊涂酒仙,宜丰酒业,出品:四川宜宾市宜丰曲酒业有限公司、四川宜丰市宜丰曲酒厂,雲阁”等字样;打开箱子,每箱内有12瓶白酒,瓶体外包装顶部标有“小糊涂酒仙+图形”标志,外包装侧面标有“小糊涂酒仙,难得糊涂,雲阁®”等字样。

经查,该经销商直接从四川宜宾市宜丰酒业有限公司进的货,能提供进货票据,能提供对方的营业执照、生产许可证、税务登记证、“雲阁”商标注册证和产品检验报告,以及一份“小糊涂酒仙”外观设计专利许可证(专利号:993366783,专利取得日期1999-10-08,有效期10年)。

另查,“小糊涂仙”商标注册号1262087,由广州珠江云峰酒业有限公司于1997年12月10日申请,1999年04月07日获准在第33类商品上注册,核定使用商品包括白酒、葡萄酒、黄酒等,续展后有效期至2019年04月06日止;“小糊涂仙+图形”商标注册号9951514,由广州珠江云峰酒业有限公司于2011年09月09日申请,2013年01月21日获准在第33类商品上注册,核定使用商品包括米酒、葡萄酒、烧酒等,有效期至2023年01月20日止。

二、矛盾争议

此案的焦点在于“小糊涂酒仙”侵犯“小糊涂仙”商标权是否成立?商标权与外观设计专利权为何会冲突,当两者发生冲突时是否影响案件定性?

第一种意见认为侵权成立。因为白酒包装上“小糊涂酒仙”字样和“小糊涂仙”商标构成近似,顶部“小糊涂酒仙+图形”与“小糊涂仙+图形”商标构成近似,虽然小糊涂酒仙曾取得一份外观设计专利许可证,但由于专利取得时间1999年10月8日晚于商标申请时间1997年12月10日以及商标获准注册时间1999年4月7日,根据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条、《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定,以及《国家工商行政管理总局关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》(工商标函字〔2009〕291号)“外观设计专利对他人在先商标专用权构成侵害的,工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定,及时作出处理”规定,“小糊涂酒仙”侵犯“小糊涂仙”商标专用权无疑。第二种意见认为侵权不成立。一方面基于市面上多年来广泛流通“小糊涂酒仙”商品的事实,以及网上鲜有“小糊涂仙”告“小糊涂酒仙”侵权的相关案例报道,况且调查过程中,经销商提出对方酒厂表示2003年曾经有过两酒厂打官司而“小糊涂酒仙”赢的判例。另一方面该两种商品在市面上流通已有较长时间,至于最初的渊源无法摸清,谁依靠谁上位、谁借助谁出名无法查清,只能判断目前是“小糊涂仙”名气较大,价格稍微高一点,“小糊涂酒仙”有搭便车的嫌疑。因此以疑罪从无的判断来说,“小糊涂酒仙”能流通就有它存在的道理,无法认定其侵犯“小糊涂仙”商标。

三、矛盾产生的原因

(一)两者的构成上都含有形状和图案等相同因素。首先,当外观设计具有足以区别产品来源的区别性时,毫无疑问可以受到商标法的保护。另外,当商标用于商品上而成为具有美感的新设计时,又可以受到专利法的保护。所以说,这两种权利在保护客体上存在一定的重合与交叉,当同一或相近似客体依照《商标法》《专利法》而衍生出两种权利,即商标权与外观设计权,但该客体又被不同的权利人所持有,并在实际生活中行使时,便会发生相互予盾和抵触的事件。

(二)两者都有明确的法律依据但法律遵循有所区别。商标的主要作用是区别商品或服务的来源,《商标法》第九条规定:“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。《专利法》第二十三条规定:“授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”。可见,商标权和外观设计专利权的取得方式不同、法律遵循不一,前者规定的是要具备普遍性的显著特征、便于识别,后者规定的是相较以往和现有设计有明显区别,它的对比和约束是在一定范畴内进行的,正是由于法律依据和遵循上有所区别,从而导致这两种权利时而产生矛盾和冲突。另外,两项权利的保护期限不同,商标权可以通过申请续展而获得理论上可无限期续展的商标权,而外观设计专利权有时限,如果超过了外观设计专利权保护的期限,该外观设计有可能被专利权以外的其他人申请注册为商标,当然这也会对我国外观设计专利权保护起到一定负面影响。

当然,两部法律从立法角度都比较科学谨慎,均有“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”“不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”等明确限制,如果从理论角度来看,百分百执行好这两个要求,其实商标权和外观设计专利权的冲突将不复发生。

(三)两者对应的管理机关和保护机关不统一。商标权的申请、审查和确权由国家工商行政管理部门负责,其权利主张和保护也由工商行政管理部门负责;而外观设计专利权的申请、审查和确权由国务院专利行政部门负责,其权利保护也对应由专利行政部门负责。由于行政管理机关的不统一,两个管理机关有时候也难以协同处理某件事情,从而导致社会和群众遇到商标权和外观设计专利权的冲突事件难以得到很好的处置和有效的规避。

四、商标权和专利权冲突的解决途径

(一)商标权人认为他人的外观设计专利权侵犯自己商标权的解决途径。《专利法》第二十三条规定:“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”。如若专利权人将他人已经先行核准的商标文字、图形用来申请外观设计专利,则显然是侵犯了他人在先取得的合法权利(商标权)。此时,商标权人可以采取两种方式来保护自己的商标权:一是依据《专利法》第四十五条规定,自国务院专利行政部门公告授予外观设计专利权之日起,向专利复审委员会提出请求及自己已经在先取得的《商标注册证》和《商标公告》等具有法律效力的文件,以该外观设计专利权的授予不符合《专利法》第二十三条规定的法定条件,侵犯他人在先商标权利为理由,请求专利复审委员会宣告该外观设计专利权无效。对专利复审委员会宣告专利权无效或者专利术的决定不服的,也可依法向人民法院起诉。二是根据国家工商行政管理总局于1995年发布的《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突的意见》第二条规定:“对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的,若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期,在该外观设计专利被撤销或宣告无效之前,工商行政管理机关可以依照《商标法》,及时对商标侵权行为进行处理。”据此规定,商标权利人可以依据《商标法》第六十条规定,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。

(二)专利权人认为他人的注册商标专用权侵犯自己专利权的解决途径。由于商标权和专利权都是通过一定的民事法律行为而取得的,当事人在取得过程中,应当遵循《民法通则》所规定的公平及诚实信用原则。根据《商标法》第九条规定,凡是侵犯他人合法在先权利进行注册的商标,均属于以不正当手段取得注册的行为,商标注册人将他人已先行取得专利权的外观设计用来申请商标注册,则显然是侵犯了他人的合法在先权利,国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会依法可以撤销该注册商标。专利权人可以采取两种方式来保护自己的专利权:一是在公告期内提出异议。专利权人对商标局初步审定予以公告的商标持有异议的,依《商标法》第三十三条的规定,向商标局提请异议,当事人对商标局的异议裁定不服的,还可以提交商标评审委员会申请复审。二是在其他任何时候提请宣告商标无效。根据《商标法》第四十四条规定,专利权人对已经注册的商标认为是商标局注册不当的,在任何时候都可以请求商标评审委员会宣告某注册商标无效。

综上可见,虽然商标权和外观设计专利权似有冲突发生的可能,但只要权利人确属是自己在先取得了合法权利,然后依据合法证据并采取有效的法律途径,就能切实保障自身的合法权益。(作者:奉化区市场监管局陆逊,奉化区法制办选送)